Tribunale di Cagliari
Ordinanza
del 16 aprile 2000 (Tiscali c. Marcialis)
Il giudice Dott. Amato
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta
al n. 2000/R/2959 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2000, promossa da Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a., con sedi
in Cagliari, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo
studio dell'avv. Gabriele Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano,
le rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto introduttivo,
ricorrenti contro Marcialis Walter, residente in Nuoro ed ivi elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ubio Dolfi, che lo rappresenta
e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione
e risposta, resistente contro Registration authoritv italiana presso il
Gruppo di Armonizzazione delle reti di ricerca. Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Ghezzano
(Pisa), convenuta e con la partecipazione di
Andala s.p.a., con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avv. Gabriele Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi
Scano, la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto;
intervenuti
MOTIIVI
1. Con ricorso depositato
il 25 febbraio 2000 Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a. hanno esposto,
in fatto, le seguenti circostanze:
- Tiscali s.p.a. era un noto operatore nell'ambito delle telecomunicazioni
tramite telefonia fissa e reti telematiche che, in esecuzione del proprio
progetto di sviluppo commerciale, il 18 novembre 1999, aveva annunziato
alla stampa nazionale ed estera la nascita di Andala Umts s.p.a., società
partecipata al 90% da lei stessa ed al 10% da Franco Bernabé, ex
amministratore delegato di Telecom Italia; la costituenda società
era destinata a svolgere un ruolo strategico, essendo lo strumento destinato
ad integrare i due rami d'azienda di Tiscali, quello telefonico e quello
telematico, con 1'utilizzo della tecnologia digitale "u.m.t.s.",
richiamata nella denominazione sociale, che consentiva di trasmettere,
tramite un'apposita rete telefonica cellulare i dati necessari per poter
accedere a reti telematiche, anche attraverso telefoni mobili; 1'iniziativa
aveva trovato larghissima eco nella stampa nazionale ed estera, e nei
servizi trasmessi dalle redazioni economiche delle maggiori reti televisive
nazionali; Tiscali s.p.a. aveva poi presentato all'Ufficio italiano brevetti
e marchi regolare domanda di registrazione del marchio "Andala"
e, in data 22 novembre 1999, a completamento dell'operazione di tutela
del marchio, aveva fatto regolare domanda per 1'assegnazione del nome
a dominio Internet (o domain name) "www.andala.it", al fine
di collocarvi il sito della società Andala Umts s.p.a.; tale ultima
domanda era stata presentata alla Registration authority italiana, cioè
all'ente delegato per il territorio italiano all'assegnazione e alla gestione
dei nomi dominio Internet, vale a dire degli indirizzi dei siti Internet
che terminavano con 1'estensione ``.it" e che, idealmente, potevano
essere ricollegati al territorio italiano; - il domain name, definito
usualmente come "indirizzo Internet" era 1'indirizzo alfabetico
di un sito Internet, attraverso cui si rendeva possibile 1'accesso alle
informazioni contenute in un computer all'interno della rete telematica
Internet (la cosiddetta world wide web o "www"); - la Registration
authority italiana, il 12 dicembre 1999, aveva tuttavia comunicato che
il nome a dominio richiesto era stato assegnato lo stesso giorno ad altro
soggetto, Walter Marcialis, all'epoca business partner di Tiscali s.p.a.,
il quale aveva preceduto di qualche ora Tiscali s.p.a. nell'espletamento
delle procedure burocratiche; - Walter Marcialis aveva sostenuto di aver
proceduto alla registrazione del sito il 2 dicembre 1999, al fine di promuovere
delle lampade di sua produzione e da lui denominate "Andala",
sin dal 1996.
il Marcialis aveva poi pubblicato, nel citato indirizzo Internet, un annuncio
particolarmente equivoco ed atto ad ingenerare confusione presso il pubblico,
contenente la promessa di presentare attraverso il proprio sito "un
nuovo modo di comunicare ", con ciò riferendosi chiaramente
all'oggetto sociale di Andala Umts s.p.a., destinata ad operare nel settore
delle telecomunicazioni; 1'annuncio era stato modificato soltanto dopo
le diffide inviate da Tiscali s.p.a., ma il Marcialis non aveva cessato
l'usurpazione del nome a dominio, e non vi era garanzia alcuna in ordine
a ulteriori possibili modifiche del contenuto del sito, nel futuro. Tiscali
s.p.a. e Andala Umts s.p.a., sostenendo tra l'altro che la condotta del
Marcialis era in realtà strumentale all'ottenimento di una cospicua
remunerazione economica quale contropartita della cessazione dell'attività
illegittima, hanno domandato che il Tribunale di Cagliari, con decreto,
inaudita altera parte, ordinasse alla Registration authority italiana
di provvedere all'immediata sospensione dell'assegnazione a Walter Marcialis
del nome a dominio "www.andala.it", inibisse al Marcialis ogni
ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio "Andala" ed adottasse
ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ad impedire il pericolo
di danno lamentato.
Le società ricorrenti hanno precisato di voler proporre, nel successivo
giudizio di merito, una domanda diretta in primo luogo all'accertamento
dell'usurpazione o della contraffazione del marchio "Andala"
di Tiscali s.p.a. da parte del Marcialis, e dell'avvenuta violazione dei
diritti vantati sul segno distintivo.
Le ricorrenti hanno poi preannunziato di voler richiedere, previo accertamento
dell'illegittimità dell'assegnazione del nome a dominio "www.andala.it",
l'ordine nei confronti della Registration authority italiana di registrare
il dominio "www.andala.it" a nome della Tiscali s.p.a., come
da domanda proposta in data 22 novembre 1999.
Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a. hanno infine affermato di voler domandare
che, accertata 1'attività di concorrenza sleale posta in essere
dal Marcialis, ne fosse inibita la prosecuzione, con condanna dell'autore
al risarcimento dei danni.
II Giudice, ritenuto che la convocazione delle parti interessate non potesse
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, ha fissato l'udienza per
la comparizione.
Walter Marcialis si è costituito nel procedimento a seguito della
regola re notifica del ricorso e del decreto, contestando la fondatezza
della domanda cautelare e chiedendone il rigetto.
Il resistente ha sostenuto di operare da tempo nel settore illuminotecnico
con la sua impresa, distinta dalla ditta "marwal', corrente in Nuoro,
via Veneto n. 3, e che, oltre che vendere prodotti di altre aziende, progettava
e produceva lampade, vendute presso il proprio punto vendita ed esposte
in numerose mostre itineranti.
In ragione della qualità ed affidabilità dalle lampade di
sua progettazione, nel 1996 e nel 1998, gli era stata commissionata dal
Soroptimist international d'Italia di Nuoro la fornitura dei corpi illuminanti
che sarebbero serviti per gli espositori di due mostre sui dolci tipici
del nuorese e sull'artigianato sardo.
Dopo varie consultazioni con 1'arch. Cantini, che aveva disegnato gli
espositori dei dolci, grazie anche alla collaborazione dell'arch. Becchere
di Nuoro, aveva in particolare realizzato un vecchio progetto del 1992,
riguardante una lampada che, come indicato nel sito www.andala.it, anche
per le modalità costruttive, riportava alla memoria "la luce
dei vicoli dei paesi".
Delle lampade erano state fatte molteplici riprese televisive e fotografiche
da parte dei molti turisti italiani e stranieri che avevano visitato le
mostre organizzate dal Soroptimist international Italia di Nuoro, che
aveva poi inviato a Milano gli articoli apparsi sui quotidiani, la documentazione
e le fotografie relative agli eventi affinché fossero pubblicate
sull'annuario' del Soroptimist international Italia, e che era stato richiesto
di allestire nuove manifestazioni in diverse località italiane
ed all'estero.
La produzione e la vendita delle lampade "Andala", pertanto,
aveva superato il confine del preuso locale, ed era anche pubblicizzata
su Internet, proprio attraverso il sito www.andala.it.
Quanto alla precedente collaborazione con Tiscali s.p.a., egli aveva utilizzato
i propri locali come semplice "punto vendita" dei prodotti della
società, senza diventarne mai business partner, mettendo a disposizione
la propria struttura aziendale per la sottoscrizione dei contratti telefonici
o per Internet.
La registrazione del sito www.andala.it, conclusivamente, ma aveva violato
alcun diritto delle ricorrenti, ed egli aveva sottoscritto la dichiarazione
di assunzione di responsabilità verso la Registration authority
italiana perché certo dell'inesistenza di un marchio registrato
portante il nome della sua lampada.
Walter Marcialis ha poi lamentato che le società ricorrenti avevano
omesso di evidenziare di aver provveduto alla presentazione presso 1'Ufficio
italiano brevetti e marchi della registrazione del marchio "Andala"
il 22 dicembre 1999, con oltre un mese di ritardo rispetto alla pubblicizzazione
della nascita di Andala Umts s.p.a. e, soprattutto, dopo aver ricevuto
dalla Registration authority italiana una risposta negativa in merito
al riconoscimento del dominio, e, quindi, nella piena consapevolezza che
il sito gli era già stato assegnato e che, attraverso lo stesso
sito, egli utilizzava il marchio "Andala" per la denominazione
del proprio progetto artigianale.
II resistente ha infine esposto che, da quella data, Tiscali s.p.a. aveva
tentato di impadronirsi del sito www.andala.it, con proposte di cessione
del nome a dominio e ponendo in essere azioni particolarmente scorrette.
Su sua richiesta, inoltrata il 24 gennaio 2000, la Registration authority
italiana aveva precisato che l'inaccessibilità della prima pagina
del sito www.andala.it per coloro che accedevano a Internet utilizzando
Tiscali Free Net, era dovuta al fatto che Tiscali s.p.a., violando ogni
regola di correttezza del settore (c.d. netiquette) e di libertà,
aveva tecnicamente impedito il relativo accesso ai propri abbonati, stimati
in circa 1.500.000 di utenti. La condotta era cessata soltanto a seguito
di sollecitazione della stessa Registration authority italiana.
La Tiscali s.p.a., d'altra parte, preso atto dell'indisponibilità
del sito www.andala.it, per il precedente legittimo ottenimento da parte
del Marcialis del nome a dominio, aveva chiesto ed ottenuto la registrazione
dei siti www.andalas.it e www.andalaumts.it.
Walter Marcialis ha rilevato che le ricorrenti chiedevano, contrariamente
a quanto era successo in altri casi portati davanti all'autorità
giudiziaria, la tutela di un marchio registrato dopo l'assegnazione ad
altri di un nome a dominio, pretendendone quindi la chiusura sull'affermata
sua violazione nonostante si trattasse, al momento della registrazione
del dominio, di un marchio di fatto utilizzato da pochi giorni, contro
il proprio marchio di fatto, preusato invece da anni.
Il resistente ha rimarcato 1'insussistenza del pericolo che gli utenti
Internet potessero confondere il sito www.andala.it con quelli delle società
ricorrenti, in quanto il nome a dominio -al pari di quanto poteva dirsi
riguardo al altri casi- non poteva essere considerato "unico elemento
distintivo valido ed efficace nella rete Internet".
Walter Marcialis ha quindi domandato che, dichiarata la temerarietà
della lite secondo la previsione di cui all'art. 96 c.p.c., le ricorrenti
fossero condannate, oltre che alla rifusione delle spese del procedimento
cautelare, al risarcimento danni.
II resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto che in esito al procedimento
sommario, accertato il suo diritto di preuso del marchio "Andala",
fosse inibito alle società ricorrenti ogni ulteriore utilizzo non
autorizzato del marchio, sulla stampa, in televisione e sugli apparecchi
telefonici e telematici in futuro prodotti, con ogni conseguente e connesso
provvedimento ritenuto opportuno.
Walter Marcialis ha infatti preannunziato di voler agire nel merito per
1'accertamento della nullità del marchio "Andala" registrato
dalle ricorrenti, perché mancante dei requisiti della novità
e dell'originalità e per essere stato registrato in malafede, oltre
che dell'avvenuta violazione ad opera delle controparti degli obblighi
di cui all'art. 2598 c.c., ed infine per ottenere la condanna di Tiscali
s.p.a. ed Andala Umts s.p.a. al risarcimento dei danni, con la pubblicazione
della sentenza ex art. 120 c.p.c.
La Registration authority italiana, costituita presso l'Istituto per le
applicazioni telematiche del C.n.r. - Consiglio nazionale delle ricerche,
non si è costituita nel procedimento, nonostante la regolare notifica
dell'atto introduttivo.
Con comparsa 15 marzo 2000, depositata all'udienza di comparizione del
successivo 16 marzo, è intervenuta volontariamente nel processo
Andala s.p.a., società costituita con atto pubblico 7 maggio 1999,
omologato il successivo 21 maggio 1999, dichiarando di aderire alle domande
delle società ricorrenti.
I rappresentanti delle società ricorrenti e dell'intervenuta ed
il Marcialis, interrogati liberamente, hanno insistito nelle rispettive
richieste e difese. Il procedimento è stato istruito esclusivamente
con produzioni documentali.
2. Sussiste in primo luogo la competenza del Tribunale di Cagliari, potendo
la causa di merito essere considerata tra quelle proponibili davanti allo
stesso giudice.
L'attività denunziata, sia per la violazione del segno distintivo,
sia per la realizzazione dell'illecito concorrenziale, consiste nell'ottenimento
della registrazione del nome a dominio www.andala.it, quale indicativo
del sito del Marcialis, e nel mantenimento della stessa situazione indicata
come illecita.
In tema di illecito extracontrattuale, nei cui ambito deve ricomprendersi
l'azione di concorrenza sleale, territorialmente competente a decidere
la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice
dei luogo in cui si realizza la condotta idonea a pregiudicare 1'altrui
diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante
ha la residenza o il domicilio i, essendo 1'obbligazione da atto illecito
un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che
il debitore aveva al tempo dell'illecito medesimo.
Inoltre, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di
mezzi di comunicazione telematici e di massa, e, più correttamente,
come nella fattispecie, attraverso Internet, trattandosi di rete i cui
siti sono accessibili da qualunque luogo, con una destinazione potenziale
alla diffusione a livello mondiale e non solo sull'intero territorio nazionale
la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi
in cui la divulgazione avviene, e il giudice territorialmente competente
a decidere, a causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, con riferimento
al locus commissi delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si è
verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.
Deve poi, sempre in via preliminare, essere dichiarata l'illegittimità
dell'intervento di Andala s.p.a.
L'attività processuale dell'interventore che, quand'anche titolare
di un proprio autonomo diritto, faccia valere un proprio interesse sostanziale
non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia
ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì
sostenendo le ragioni di una delle parti, deve essere qualificata come
intervento adesivo dipendente.
L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105, secondo comma,
c.p.c., non richiede, infatti, neppure la titolarità di un diritto
nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito
in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della
controversia favorevole alla parte adiuvata.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo nel
procedimento in corso fra altri soggetti, tuttavia, deve essere giuridico,
e non di mero fatto, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere
un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione
soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - sia pure in via
soltanto indiretta o riflessa- pregiudicata dal giudicato, ove contenga
il disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo
avversario in causa.
L'intervento adesivo dipendente, non essendo spiegato ad infrangedam iura
utriusque partis, a differenza di quello autonomo, dà quindi luogo
a un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale la pronuncia
che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte
principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento
di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte
adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente
nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte.
Ciò premesso, deve riconoscersi che, nell'ambito del fenomeno dell'articolazione
dei gruppi di società, una società partecipata, avente la
denominazione corrispondente al segno distintivo di cui la società
controllante domanda la tutela, e che -come è incontestato tra
le parti- opera sì quale soggetto autonomo, ma anche quale soggetto
compartecipe ed associato (in senso economico) in un'attività imprenditoriale
integrata a livello di gruppo, e con il riconoscimento del diritto di
utilizzazione di un marchio della controllante anche per la sua denominazione,
ad esso identica, sia portatrice di un interesse che indubbiamente legittima
il suo intervento ad adiuvandum nella lite tra la medesime società
controllante ed il terzo per 1'accertamento della titolarità del
diritto sul segno.
La società partecipata, più specificamente, è titolare
di un interesse reale all' esito favorevole della controversia per la
società controllante, determinato dalla necessità di impedire
che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi, sia pure in via
mediata, le conseguenze pregiudizievoli di una pronunzia giurisdizionale
sfavorevole, quali ad esempio, nel caso di specie, quelle riconducibili
alla possibile futura contestazione della legittimità dell'uso
della denominazione e, più in generale, del segno, promosso e registrato
da Tiscali s.p.a., tra 1'altro proprio per distinguere prodotti e servizi
nel settore delle comunicazioni ci qualunque genere (si veda la domanda
di brevetto per marchio d'impresa 22 dicembre 1999).
Ancora, per identiche considerazioni, può essere senza incertezze
riconosciuto a Andala s.p.a., controllata da Tiscali s.p.a. con una partecipazione
pari all'85% del capitale, proprio perché pacificamente costituita
nell'ambito del progetto di gestione delle attività connesse alla
telefonia ed alla telematica avviato dalla capogruppo (si veda in proposito
anche 1'art. 3 dell'atto costitutivo 7 maggio 1999, regolarmente prodotto
in copia), l'interesse a sostenere la pretesa delle ricorrenti ad una
tutela cautelare rispetto alle condotte di concorrenza sleale denunziate.
Tiscali s.p.a., società controllante, e Andala Umts s.p.a., anch'essa
pacificamente facente parte del gruppo perché controllata da Tiscali
s.p.a. con una partecipazione pari all'90% del capitale, ed anch'essa
costituita per operare nello stesso settore, hanno infatti domandato la
tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per l'inibizione di un'attività
che, secondo quanto allegato, consisterebbe nell'uso di nomi o segni idonei
a produrre confusione, rispettivamente, con i segni ed i nomi da loro
legittimamente utilizzati, e, più in generale, si caratterizzerebbe
per L'impiego di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale,
idonei a danneggiare la loro attività.
Con riferimento alla prima delle azioni di merito prospettate, in particolare
quella diretta alla tutela del marchio, occorre innanzi tutto mettere
in rilievo che non è stato specificamente contestato nel procedimento
il precedente impiego del marchio di fatto ``Andala" da parte della
società ricorrente Tiscali s.p.a., alla data della registrazione
del nome a dominio www.andala.it.
Walter Marcialis, infatti, ha impostato la propria difesa con ammissione
esplicita dalla circostanza, o, quanto meno, con una conferma implicita
del fatto, contestando la domanda con argomenti ed elementi che sono logicamente
incompatibili con un suo obiettivo disconoscimento.
II resistente, in proposito, ha affermato la titolarità del proprio
segno distintivo quale "marchio di fatto con diritto di preutenza",
perché impiegato fin dal 1996, rispetto a quello identico della
ricorrente, che avrebbe invece avuto la vita di pochi giorni", sottolineando
più volte, riferendosi ai due segni distintivi, che, al momento
della registrazione del nome a dominio, "entrambi erano marchi di
fatto" (comparsa, p. 10 e p. 11).
Parallelamente, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a., nell'affermare
1'illiceità della condotta del Marcialis, consistente nell'utilizzo
indebito del sostantivo di fantasia "Andala" quale componente
del nome a dominio, per il resto formato dall'indicativo della rete che
lo precedeva (www) e dall'elemento alfabetico rappresentativo del paese
(it, trattandosi di sito italiano) - utilizzo indebito perché il
nome era stato già utilizzato di fatto da Tiscali s.p.a. come marchio
-, hanno indubbiamente ricollegato le loro pretese ad una utilizzazione
del segno da parte del Marcialis avvenuta in epoca comunque anteriore
alla registrazione (il fatto, oltre che pacifico, è dimostrato
documentalmente).
Ciò premesso, il Marcialis contesta fondatamente la possibilità
di riconoscere tutela al marchio "Andala" in quanto segno distintivo
registrato, proprio perché la brevettazione ad opera di Tiscali
s.p.a. è intervenuta soltanto il 22 dicembre 1999, successivamente
quindi all'avvenuta assegnazione del sito Internet www.andala.it.
Dovendosi discutere della liceità o meno della condotta del resistente,
infatti, è senza dubbio al momento in cui il comportamento denunziato
è stato posto in essere che occorre fare in primo luogo riferimento.
non potendosi, in effetti, configurare una sorta di efficacia retroattiva
della registrazione del marchio per la valutazione di una vicenda .precedente.
In tema di brevetti per marchi d'impresa., lo ius excludendi derivante
dal diritto sul marchio d'impresa registrato, previsto espressamente dalla
legge marchi, non può essere esteso alla limitazione di una denominazione,
di un segno e, in genere, di un qualsiasi indicativo avente funzione distintiva,
come può e deve essere considerato il nome a dominio Internet.
se 1'indicativo medesimo sia stato giù utilizzato come marchio.
L'art. 2571 c.c. stabilisce, infatti, che chi ha fatto uso di un marchio
non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante
la registrazione da altri successivamente ottenuta, sia pure nei limiti
in cui se ne è in precedenza valso.
II principio è stato sostanzialmente confermato dalla nuova formulazione
dell'art. 9 legge marchi, in seguito dell'entrata in vigore della nuova
normativa di cui al d.l.s. 4 dicembre 199~, funzionale all'attuazione
della direttiva 21 dicembre 1988, n. 88/104/CE, secondo cui in caso di
uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non
importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente
locale. i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio,
anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale,
nonostante la registrazione del marchio stesso.
Riguardo all'ipotesi del precedente utilizzo di un marchio non registrato,
possono quindi verificarsi tre differenti ipotesi:
a) l'utilizzo di fatto del marchio che non importi una sua notorietà:
la registrazione del marchio da parte di altri non priverebbe il preutente.
del diritto di utilizzo del marchio, nei termini precedenti;
b) l'utilizzo di fatto del marchio. che importi una notorietà esclusivamente
locale: la registrazione del marchio ad opera di terzi non precluderebbe
al preutente il diritto di utilizzo del marchio non registrato, nei limiti
della diffusione locale;
c) L'utilizzo di fatto del marchio, che importi una sua notorietà
di carattere generale: la registrazione non costituirebbe mai in capo
al terzo un valido titolo per l'acquisto del diritto di utilizzare il
marchio, mancando quest'ultimo del requisito della novità (artt.
16 e 17 legge marchi).In questa prospettiva, è d'altra parte necessario
far rilevare che, anche a prescindere dall'eventuale dimostrazione di
un precedente utilizzo da parte di Walter Marcialis del marchio "Andala"
per la distinzione dei suoi prodotti artigianali, l'impiego di fatto del
segno distintivo si sarebbe di per sé stesso venuto a realizzare
con la semplice creazione del sito Internet, e con la predisposizione
del sistema di informazioni agli utenti ("visitatori" del sito)
sulle caratteristiche del prodotto distinto dal marchio per cui è
causa. Da un lato, infatti, deve riconoscersi che l'attivazione dell'indirizzo,
o nome a dominio, ha i caratteri dell'uso della denominazione; dall'altro,
non è contestabile che lo stesso nome a dominio rappresenta un
riferimento testuale che costituisce il principale elemento distintivo
del sito su Internet, e della "collocazione", sia pure virtuale,
delle informazioni e dei servizi che, attraverso lo stesso sito, sono
offerti al mercato.
5. L'istanza cautelare collegata alla futura proposizione della domanda
di tutela del marchio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come è stato messo in rilievo, la disciplina legale in materia
di marchio non delimita espressamente i contorni della situazione soggettiva
riferibile al soggetto che utilizza un marchio non registrato, se non
indirettamente, e nell'ottica della possibile sovrapposizione del marchio
di fatto con quello poi oggetto di registrazione.
II legislatore, peraltro, nell'affermare il diritto del preutente di continuare
a giovarsi del segno, fa indubbiamente prevalere il suo interesse a proseguire
nell'utilizzo, sacrificando in pane o addirittura totalmente quello di
chi abbia proceduto alla brevettazione, che vede il suo diritto di esclusiva
compresso dal concorrente diritto del preutente (nel caso di marchio di
fatto non noto o con notorietà semplicemente locale), o addirittura
subisce l'affermazione della nullità del marchio registrato per
difetto di novità (in caso di marchio di fatto comunemente conosciuto).
L'uso del marchio, quindi, può correttamente essere considerato
come fattispecie costitutiva concorrente del diritto di utilizzo del segno
distintivo, così che, nella definizione del conflitto tra soggetti
che intendono valersi del medesimo marchio di fatto (e non più
soltanto, quindi, tra il preutente ed il successivo registrante), deve
essere affrontata e risolta la questione generale dell'estensione del
diritto che, dalla stessa fattispecie costitutiva, concretamente viene
a emergere.
Deve a questo proposito essere escluso che, dalla mera priorità
nell'uso del segno, possa derivare un diritto d'esclusiva di carattere
generale ed assoluto, potendo in particolare affermarsi che il preuso
del marchio di fatto non conosciuto od a notorietà locale non possa
fondare, rispettivamente, la pretesa di impedire un successivo uso dello
stesso segno distintivo per distinguere prodotti o servizi identici od
affini in una diversa e delimitata area territoriale, ovvero la pretesa
di opporsi all'impiego successivo del marchio per distinguere prodotti
o servizi non confondibili, non solo in una differente e circoscritta
area territoriale ma, come avverrebbe nel caso in questione, in tutto
il territorio nazionale ovvero anche in ambito più esteso.
E' indiscutibile, infatti, riguardo alla seconda ipotesi, che al pregresso
utilizzo di fatto di un marchio non possono in nessun caso riconoscersi
ripercussioni ed effetti più favorevoli rispetto a quelli che l'utilizzatore
si vedrebbe riconosciuti attraverso la preventiva brevettazione del marchio
stesso.
Una volta affermata, peraltro, la possibilità di contemporanea
sussistenza del diritto del preutente locale in un settore merceologico
ben definito, e del concorrente diritto di altro utilizzatore del marchio
di fatto in un diverso settore merceologico, con un marchio che, pur sorto
successivamente, sia stato viceversa adoperato senza limitazioni territoriali
ed abbia assunto i caratteri della notorietà generale, occorre
giudicare se il primo possa giovarsi del segno oltre i limiti in cui egli
stesso in precedenza se ne è valso, cioè con modalità
maggiormente incisive, ovvero al di fuori dell'ambito locale già
occupato.
In materia, deve ritenersi pienamente condivisibile l'opinione secondo
cui, riguardo al marchio di fatto, occorre far riferimento ai principi
stabiliti dalla disciplina del marchio registrato, in quanto a loro volta
espressione delle logiche di tutela degli interessi posti alla base dell'intervento
legislativo in materia di segni distintivi in generale, così che:
~ l'utilizzo di fatto del marchio, che non importi una sua notorietà
(o che importi una conoscenza esclusivamente locale), attribuisce al preutente
il diritto di continuare a servirsene, sia pure nei termini precedenti
(e nei limiti della diffusione locale), anche nei confronti del successivo
utilizzatore del marchio di fatto in diverso settore merceologico, che
abbia operato senza limitazioni territoriali con un segno che abbia man
mano acquisito i caratteri della notorietà generale;
~ l'uso di fatto del marchio che invece importi una sua notorietà
di carattere generale e che, più precisamente, abbia i caratteri
della rinomanza, comporta a sua volta il riconoscimento in favore del
preutente del diritto di registrare il segno e, ancor prima della brevettazione,
di vietare ai terzi il posteriore utilizzo del segno, anche per prodotti
non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di ir2rre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio, ovvero reca pregiudizio (artt. 1, lett. c, 16 ss. legge marchi).
Alla luce di quanto precede, può ritenersi che Walter Marcialis,
attraverso la richiesta di registrazione del nome a dominio www.andala.it,
abbia posto in essere una condotta in violazione del diritto di Tiscali
s.p.a. di utilizzare in via esclusiva il marchio di fatto "Andala",
che ormai poteva considerarsi marchio con i caratteri della rinomanza,
non importa se da breve tempo.
Deve valutarsi, infatti, che anche a voler ritenere dimostrato, allo stato,
l'uso anteriore del marchio "Andala", da parte del resistente,
per distinguere le lampade di sua progettazione e produzione, secondo
le stesse allegazioni in fatto del Marcialis la conoscenza del segno dovrebbe
principalmente ricondursi alla fornitura delle luci che sarebbero servite
per illuminare gli espositori nel corso è' due mostre organizzate
dal Soroptimist international d'Italia di Nuoro. Si tratterebbe, più
specificamente, della vendita di undici lampade utilizzate per la mostra
organizzata dal 25 al 30 agosto 1996, dal titolo "Mostra del dolce
tradizionale del nuorese" e dell'allestimento con le stesse lampade
dei pannelli espositori impiegati nella mostra "Breads and threaths
of Italy ", tenutasi nel 1998 (si vedano i documenti prodotti dal
resistente, nn. 1, 2. 3, 7).
In realtà, anche secondo quanto indicato, più che di conoscibilità
e notorietà delle lampade di sua progettazione e, soprattutto,
del marchio utilizzato per le stesse (dovrebbe farsi riferimento, infatti,
non tanto al bene, quanto al segno che è destinato a distinguerlo
nel mercato), la diffusione ultralocale avrebbe in realtà riguardato
le manifestazioni fieristiche nel loro complesso.
Il marchio impiegato per la produzione e la vendita delle lampade "Andala",
quindi, anche considerando attendibile la rappresentazione dei fatti di
causa offerta dal resistente, non avrebbe certo superato il confine della
notorietà locale, potendo tra 1'altro rilevarsi l'assoluta assenza
di dimostrazione in causa della commercializzazione di altri esemplari
della lampada.
Viceversa, sia pure in esito all'istruttoria sommaria, può considerarsi
comprovato che il marchio "Andala" utilizzato di fatto da Tiscali
s.p.a. avesse già assunto i caratteri del marchio celebre (si veda,
in proposito, la copia degli articoli di stampa, generica e specializzata,
apparsi nei giorni immediatamente seguenti all'annuncio della costituzione
di Andala Umts s.p.a.( su La Repubblica, su Il Giorno, su Il Sole 24 Ore,
su USA Today, su L`Avvenire, su Il Corriere della Sera, su La Stampa).La
capacità distintiva di un marchio celebre, anche di fatto, si estende
oltre il settore merceologico nell'ambito del quale è normalmente
utilizzato, salva la prosecuzione del suo impiego da parte di terzi per
il pregresso uso locale del segno, se "l'uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggi o dal carattere distintivo
o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi" (artt.
1 e i 3 1. Marchi), con previsione dell'illiceità, in via alterativa,
tanto nell'ipotesi di danno per il titolare che in quella di indebito
vantaggio per l'autore della condotta.
La pubblicizzazione su Internet del marchio "Andala" (prima
d'allora mai effettuata, e la stessa realizzazione di un sito con l'indirizzo
www andala.it, quali condotte sicuramente idonee a beneficiare senza giustificazione
concreta della rinomanza nel frattempo acquisita dal segno di Tiscali
s.p.a., e, comunque, a costituire fonte di possibile confusione in coloro
che su Internet intendano accedere ai servizi delle ricorrenti. Devono
essere quindi considerate come condotte poste in essere in violazione
del diritto di Tiscali s.p.a.
La violazione di un marchio, consumata attraverso il suo impiego quale
domani name di un sito Internet, secondo l'orientamento interpretativo
della giurisprudenza di merito e della stessa dottrina, che si ritiene
pienamente condivisibile, non può essere esclusa dalla circostanza
che l'utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità
preposta alla registrazione dei nomi dominio (la quale, anzi, richiede
in proposito una specifica dichiarazione liberatoria), né, come
anche in altre ipotesi di violazione, dal fatto che il titolare del marchio
non abbia in precedenza registrato presso la competente registration authority
il medesimo nome.
In considerazione di quanto esposto, già con riferimento alla prima
delle azioni di merito prospettate, deve ritenersi sussistente il requisito
necessario rappresentato dalla probabile fondatezza della pretesa fatta
valere, o fumus boni iuris.
E' appena il caso di sottolineare che, valutata la posizione del Marcialis
alla stregua, al più, del preutente di marchio di fatto con notorietà
locale, del tutto priva di fondamento appare, allo stato, la questione
di nullità del marchio successivamente registrato da Tiscali s.p.a.,
potendo ritenersi consentita ai terzi la brevettazione di un marchio anche
identico a quello preusato, in quanto a questo non sia possibile riconoscere
i caratteri della notorietà generale.
Valutata infine come legittima la registrazione del marchio celebre da
parte del preutente, anche quando il segno sia stato per primo impiegato
da altro imprenditore con notorietà circoscritta, il titolare del
segno può reagire in sede giurisdizionale non solo denunziando
la precedente violazione del proprio marchio di fatto, ma anche, quale
titolare del marchio registrato, denunziando la prosecuzione o la reiterazione
di quelle condotte appropriative già attuate prima della brevettazione.
6. E' solo il caso di evidenziare, in modo succinto, che nessun rilievo
possono avere, nel presente procedimento, considerazioni relative a vicende
riguardanti il rapporto tra segni distintivi o denominazioni ed indirizzi
di siti internet riferibili a soggetti diversi dai titolari dei primi,
indirizzi in ipotesi analoghi o confondibili.
Le stesse vicende, d'altronde, sono state proposte in termini meramente
suggestivi e, ara 1'altro, nella totale assenza di elementi concreti di
valutazione in ordine ai profili di legittimità dell'impiego, anche
contemporaneo, delle rispettive denominazioni (Telecom Italia s.p.a.,
titolare del sito www.telecomitalia.it, e ltalcom s.r.l., titolare del
sito www.telecom.it; la società di telefonia Omnitel, titolare
del sito www.omnitel.it, Omnitech informatica s.r.l , titolare del sito
www.omni.it; La Repubblica, noto quotidiano, ed il suo www.repubblica.it
allo stesso riferibile, mentre il sito www.larepubblica.it nulla avrebbe
a che vedere con il giornale).
7. Le ragioni sin qui riportate rendono non necessario esaminare l'ulteriore
questione, sollevata dalle ricorrenti, della mala fede del Marcialis pur
dovendosi sottolineare che, valutate in particolare le modalità
temporali in cui i fatti si sono verificati, la precedente posizione del
resistente nell'ambito dell'organizzazione di vendita di Tiscali S.p.A.,
e le modalità stesse della condotta, ben potrebbe allo stato ritenersi
la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti nel
senso della piena consapevolezza, in capo all'autore della condotta, di
ledere l'altrui diritto di marchio e, più in generale, di trarre
indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza ormai acquisita
dallo stesso.
Walter Marcialis, infatti, risulta aver quanto meno esteso in modo del
tutto improvviso e repentinamente, rispetto all'annunzio, dato pochi giorni
prima, della costituzione di Andala Umts s.p.a., le modalità di
utilizzo del proprio segno, tra l'altro "occupando" con la denominazione
"Andala", e non con la propria ditta, secondo prassi appropriative
notorie e, per certi versi, ormai comuni a diversi ambiti, un indirizzo
di probabile futura utilizzazione per l'esercizio della programmata attività
nel settore delle telecomunicazioni. In proposito non può essere
neppure trascurato 1'iniziale inserimento, in apertura del sito, della
frase contenente la locuzione "stiamo per presentarvi un nuovo modo
di comunicare" ,senza ulteriori specificazioni, che, considerato
il contesto, ma anche lo specifico settore di attività delle ricorrenti,
appare al di là di qualsiasi ragionevole incertezza come diretta
ad ingenerare in chi "visitava" il sito 1'erronea convinzione,
almeno iniziale, di accedere ad uno riferibile alle società ricorrenti.
La prova per presunzioni rappresenta, come è noto, uno strumento,
normativamente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza
di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione,
attraverso un procedimento logico l'art. 2727 c.c.). Non occorre, evidentemente,
che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire
l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti
accertati in giudizio, ma è sufficiente, come deve ritenersi nella
fattispecie, che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone
di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti
possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (un giudizio
di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, effettuato
cioè secondo la regola dell'inferenza probabilistica).
L'apprezzamento del giudice circa l'esistenza degli elementi assunti a
fonte della presunzione, e circa la rispondenza di questi ai requisiti
di idoneità, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729
c.c., deve d'altra parte rivolgersi al complesso degli indizi soggetti
ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno
di questi, salva la necessità di vagliare preventivamente la rilevanza
dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere
nel suddetto contesto articolato e globale.
In conclusione, la posizione del Marcialis non potrebbe in nessun caso
trovare tutela in quanto, come esattamente richiamato dalle società
ricorrenti, dalla lettura sistematica della disciplina deve trarsi il
principio della piena tutela di carattere generale nei casi di accertata
mala fede, da intendersi quale condizione soggettiva di colui che agisce
nella consapevolezza della violazione di preesistenti diritti da altri
vantati sul segno distintivo, anche in ipotesi di priorità nel
tempo dell'uso dell'identificativo (con riferimento alla legittimazione
alla registrazione del marchio, ed alla nullità di quello eventualmente
brevettato, e, quindi, alla priorità nella brevettazione, artt.
22, secondo comma, e 47, lett. b, legge marchi).
8. In relazione alla domanda di tutela che precede, deve riconoscersi
la legittimazione di Andala Umts s.p.a. ad adire nel procedimento, in
proprio e non solo a sostegno detta pretesa di Tiscali s.p.a., titolare
del diritto di marchio.
Come dette, è incontestato che, nell'ambito del progetto di articolazione
dell'attività nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni
attraverso le diverse società del gruppo, Andala Umts s.p.a., così
come Andala s.p.a., pur al di fuori da rapporti di contitolarità
del marchio in senso proprio, si vedono attualmente riconosciuto dalla
controllante, che ne è titolare, il diritto di usare simultaneamente
il segno distintivo, anche come denominazione sociale.
Il titolare del diritto d'uso del marchio per la distinzione dei propri
prodotti o servizi, che sia tale sulla base del consenso dell'avente diritto,
può considerarsi legittimato ad esercitare le azioni a tutela del
segno distintivo, ed in ogni caso ad adiuvare la pretesa del concedente,
essendo comunque titolare di un diritto relativo verso lo stesso.
Può rilevare, in ordine all'interesse alla proposizione della domanda,
riguardante condotte poste in essere anche successivamente alla costituzione
ed a tutt'oggi perduranti, la circostanza che Andala Umts s.p.a. sia stata
costituita in epoca successiva alla registrazione del nome a dominio www.andala.it.
9. La domanda di cautela è accoglibile anche con riferimento alla
seconda delle azioni di merito prospettate, quella cioè diretta
a far accertare ed a far cessare la concorrenza sleale.
Le azioni a tutela del marchio, di fatto o registrato, e quella per la
repressione degli atti di concorrenza sleale, possono essere proposte
anche congiuntamente posto che, pur dirette a distinte finalità
e segnate da diversa natura, possono avere un importante elemento comune
(l'indebita appropriazione del segno distintivo) che, giustapposto all'elemento
specifico della concorrenza sleale (nel caso di specie, 1'idoneità
dell'appropriazione alla confusione, ad arrecare danno o a consentire
ingiustificati vantaggi), ne consente la trattazione in simultaneus processus.
La normativa sui segni distintivi riconosce, infatti, diritti reali assoluti
sui beni immateriali e attribuisce ai titolari azioni erga omnes dirette
alla rimozione delle usurpazioni e delle contraffazioni, mentre la normativa
sulla concorrenza sleale attribuisce azioni personali, finalizzate ad
ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in essere gli atti illeciti
concorrenziali.
Ciò premesso, deve osservarsi che la concorrenza illecita per violazione
dei principi della correttezza, prevista dall'art. 2598 c.c. può
consistere in comportamenti che possono essere considerati sleali in relazione
alle finalità perseguite; ovvero anche in relazione ai mezzi impiegati.
La stessa può in particolare scorgersi quando dalla condotta traspare
l'intento di impossessarsi o, comunque, di fruire dei vantaggi derivanti
dall'uso di un marchio rinomato (un beneficio, quindi, di tipo parassitario),
anche a prescindere dalla possibilità concreta di confusione dei
prodotti, con la frustrazione, anche solo parziale, dello sforzo imprenditoriale
e di investimento altrui.
10. Analogamente a quanto in precedenza osservato, deve essere affermata
la legittimazione di Tiscali s.p.a. e di Andala Umts s.p.a. ad agire nel
procedimento, in proprio, al pari di quella di Andala s.p.a. ad intervenire
nel procedimento, anche in riferimento alla domanda di tutela cautelare
relativa alla preannunziata azione di concorrenza sleale.
Entrambe 1e società ricorrenti, infatti devono essere considerate
quali soggetti cui è distintamente riferibile l'iniziativa economica
nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni, pur articolata
a livello di gruppo, e, quindi, 1'interesse a far cessare l'indicata condotta
illecita del resistente. 1 l. Sussiste il fondato motivo di temere che,
durante il tempo occorrente per far vale: e i diritti vantati dalle società
ricorrenti in via ordinaria, i diritti stessi siano minacciati da un pregiudizio
imminente e di carattere irreparabile.
Il requisito del periculum in mora, in, particolare, può essere
in effetti ravvisato, come esplicitamente sostenuto nell'atto introduttivo,
nelle conseguenze pregiudizievoli probabilmente derivanti, oltre che dall'uso
indebito della denominazione, dall'impossibilità per le ricorrenti,
nelle more del giudizio, di ottenere attraverso la registrazione l'attribuzione
del corrispondente nome a dominio, con una limitazione di proporzioni
notevolissime e neppure del tutto verificabili, anche ex post, nelle rispettive
strategie commerciali.
Valutata la natura del verosimile pregiudizio, e l'impossibilità
stessa di garanzia di adeguato risarcimento per equivalente, risulta necessario
provvedere immediatamente in ordine ai provvedimenti d'urgenza che appaiono
più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
sul merito.
L'art. 12 dei regolamento d'assegnazione dei nomi a dominio della Registration
autority italiana prevede espressamente la sospensione dell'assegnazione
del nome a dominio per ordine dell'autorità giudiziaria, notificatole
nelle forme di legge... con cui ne venga inibito l'uso all'assegnatario,
ed il ripristino "a favore dell'originario assegnatario solo a fronte
di un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria... con
cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità
dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito
del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato
emesso, si è estinto". Il precedente art. 11 del regolamento
d'assegnazione, inoltre, prevede la revoca dell'assegnazione del nome
a dominio "a fronte di sentenza passata in giudicato, e stabilisce
che "un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato
in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato".
E' peraltro evidente che, nei confronti della stessa Registration authority
italiana può essere legittimamente dato non solo 1'ordine di sospensione
dell'assegnazione, ma anche quello di assegnazione provvisoria del nome
a dominio al soggetto che, nel procedimento, appaia legittimato all'utilizzo
del nome, salvi gli eventuali diritti di precedenza riconoscibili a terzi.
L'azione cautelare, infatti, è prevista dalla legge e può
essere concessa in tutti i casi in cui la parte, durante il tempo per
far valere il suo diritto in via ordinaria, e tanto più sino a
quando non passi in giudicato la decisione, abbia necessità di
conseguire in via anticipata alcuni effetti di quella sentenza, sussistendo
il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile alla situazione
soggettiva fatta valere (art. 700 c.p.c.).
Conseguentemente, nessuna efficacia limitativa dei poteri dell'autorità
giudiziaria può essere riconosciuta all'indicazione di cui all'art.
11 del regolamento, che tra l'altro, secondo gli ordinari criteri di interpretazione,
è
Semplicemente volto a stabilire che un nome a dominio sospeso non possa
venire riassegnato in uso ad altri soggetti, estranei al procedimento
in cui è stata disposta la sospensione, se non dopo che sia stato
revocato dalla Registration authority italiana. Il provvedimento di assegnazione
provvisoria, è opportuno sottolinearlo, è concesso sulla
richiesta, formulata espressamente, sia pure in termini generali, in merito
all'adozione di "ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto
opportuno" a salvaguardia dell'interesse fatto valere, richiesta
che, interpretata alla luce della prospettazione contenuta nel ricorso,
si estende ai provvedimenti atti ad ovviare alla limitazione in atto delle
strategie imprenditoriali connesse all'impossibilità di ottenere
la registrazione del proprio sito con 1'indirizzo www.andala.it, illecitamente
registrato dal Marcialis.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa
ogni diversa istanza, in via cautelare,
1. ordina alla registration authority italiana presso l'Istituto per le
applicazioni telematiche del C.n.r. - Consiglio nazionale delle ricerche
di procedere alla sospensione dell'assegnazione del nome a dominio www.andala.it
a Walter Marcialis;
2 ordina alla stessa Registration authority italiana di assegnare provvisoria
il medesimo nome a dominio a Tiscali s.p.a., salvi gli eventuali diritti
di precedenza riconoscibili a terzi;
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